Сво­бо­да ін­тер­нет-під­при­єм­ни­цтва чи за­хист прав на тор­го­ві мар­ки?

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА - Олег КИРИЄВСЬКИЙ, пар­тнер Advice Group, адво­кат Ма­рія ХОМА, юрист пра­кти­ки ви­рі­ше­н­ня спо­рів Advice Group

У пе­рі­од роз­кві­ту ін­тер­нет-ри­тей­лу офі­цій­ні ім­пор­те­ри ча­сто зі­штов­ху­ю­ться із не­до­бро­со­ві­сною кон­ку­рен­цію з бо­ку осіб, які здій­сню­ють вве­зе­н­ня ана­ло­гі­чно­го то­ва­ру на те­ри­то­рію України без спла­ти офі­цій­них пла­те­жів (так зва­ний «сі­рий ім­порт»). Оче­ви­дно, зга­да­ні то­ва­ри ма­ють зна­чний по­пит, адже є де­шев­ши­ми.

На до­да­ток, ча­сто та­ка під­при­єм­ни­цька ді­яль­ність здій­сню­є­ться па­ра­лель­но з ви­ко­ри­ста­н­ням ін­тер­не­тре­сур­са­ми об’єктів пра­ва ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті ві­до­мих ком­па­ній, то­ва­ри яких во­ни ре­а­лі­зу­ють. Чи є за­кон­ним та­ке ви­ко­ри­ста­н­ня? Ста­ном на сьо­го­дні су­до­ва пра­кти­ка ні­би­то від­по­ві­ла на це пи­та­н­ня не­об­хі­дні­стю за­сто­су­ва­н­ня прин­ци­пу ви­чер­па­н­ня пра­во­вої охо­ро­ни, фа­кти­чно до­зво­лив­ши ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти в ін­тер­нет-тор­гів­лі тор­го­ві мар­ки що­до то­ва­рів, які бу­ли при­дба­ні рі­сел­ле­ра­ми. Чи все так одно­зна­чно? Спро­бу­є­мо без­сто­рон­ньо роз­гля­ну­ти цю про­бле­му. Одра­зу за­ува­жи­мо, що мо­ва пі­де са­ме про ори­гі­наль­ні то­ва­ри, а не про їх «де­шев­ших двій­ни­ків».

Не то­ва­ром єди­ним

Бе­зліч ма­га­зи­нів, у то­му чи­слі в ме­ре­жі Ін­тер­нет, де ре­а­лі­зо­ву­ю­ться то­ва­ри ві­до­мих брен­дів, ча­сто ви­ко­ри­сто­ву­ють ві­до­мі ТМ як еye catchers. За­зви­чай це від­бу­ва­є­ться не­у­сві­дом­ле­но або че­рез від­су­тність по­бо­ю­ва­н­ня що­до будь-якої ре­а­кції пра­во­вла­сни­ка. Де­хто на­віть вва­жає, що їхня ді­яль­ність є пра­во­мір­ною, адже во­ни за­кон­но при­дба­ли та­кий то­вар і ма­ють пра­во йо­го пе­ре­про­да­ва­ти, а от­же, і ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти ТМ будь-яким чи­ном в си­лу ви­чер­па­н­ня прав вла­сни­ка.

Прин­цип ви­чер­па­н­ня прав пе­ред­ба­чає, що якщо вла­сник ТМ здій­снив про­даж то­ва­ру з від­по­від­ною ТМ, то він не мо­же за­бо­ро­ня­ти чи обме­жу­ва­ти на­сту­пний пе­ре­про­даж цьо­го то­ва­ру (ч. 6 ст. 16 За­ко­ну України «Про за­хист прав на зна­ки для то­ва­рів і по­слуг»).

Про­те, ми вва­жа­є­мо, що ви­ко­ри­ста­н­ня ТМ як еле­мен­та мар­ке­тин­гу без від­по­від­но­го до­зво­лу пра­во­вла­сни­ка є не­за­кон­ним, адже до та­ко­го ви­ко­ри­ста­н­ня не мо­же за­сто­со­ву­ва­ти­ся прин­цип ви­чер­па­н­ня прав. Так, ко­жна ТМ має свій об­сяг пра­во­вої охо­ро­ни, який за­ле­жить від пе­ре­лі- ку кла­сів, вка­за­них при ре­є­стра­ції, від­по­від­но до Мі­жна­ро­дної кла­си­фі­ка­ції то­ва­рів і по­слуг (Ніц­цької кла­си­фі­ка­ції).

Якщо ТМ за­ре­є­стро­ва­на не ли­ше для кла­су «то­ва­ри» (тоб­то кон­кре­тно­го ви­ду то­ва­ру, на який на­не­се­на ТМ), а й для кла­су 35 Ніц­цької кла­си­фі­ка­ції (по­слу­ги: ре­кла­му­ва­н­ня, ви­ко­ри­ста­н­ня в ін­тер­нет-ма­га­зи­нах то­що), то ви­чер­па­н­ня прав на ТМ не сто­су­ва­ти­ме­ться по­слуг, пов’яза­них із ре­кла­му­ва­н­ням ді­яль­но­сті з про­да­жу пев­но­го асор­ти­мен­ту то­ва­ру (як пра­ви­ло, не тіль­ки то­ва­ру зга­да­но­го пра­во­во­ло­діль­ця).

На­при­клад, осо­ба про­дає одяг рі­зно­ма­ні­тних ви­ро­бни­ків, се­ред яких ори­гі­наль­ний одяг від уяв­но­го брен­да – TM Brada. Окрім сло­ве­сно­го за­зна­че­н­ня «Brada» за­для про­сто­го по­зна­че­н­ня ви­ро­бни­ка то­ва­ру, ви­ко­ри­сто­ву­є­ться всім ві­до­ме зо­бра­же­н­ня ТМ «Brada» на го­лов­ній сто­рін­ці ін­тер­нет-ма­га­зи­ну, а та­кож ін­ші ре­клам­ні ма­те­рі­а­ли, які не сто­су­ю­ться кон­кре­тних оди­ниць одя­гу, а про­сто на­ві­ю­ють по­ку­пцям дум­ку, що ма­га­зин про­дає брен­до­ві то­ва­ри та яки­мось чи­ном на­ле­жить до ТМ Brada. Та­кий вид ви­ко­ри­ста­н­ня при­вер­тає біль­шу кіль­кість по­ку­пців, осо­бли­во якщо мар­ке­тинг ви­кли­кає у по­ку­пця ілю­зію то­го, що то­вар при­дба­ний в офі­цій­но­го пред­став­ни­ка ком­па­нії-ви­ро­бни­ка.

Те ж са­ме сто­су­є­ться ви­ко­ри­ста­н­ня ТМ як клю­чо­вих слів при по­шу­ко­вій опти­мі­за­ції веб-сай­тів, ін­ши­ми сло­ва­ми – SEO (англ. search engine optimization). Зро­ста­н­ня об­ся­гів ін­тер­нет-тор­гів­лі зу­мов­лює ще біль­шу не­об­хі­дність ви­окре­ми­ти­ся. Один зі спосо­бів – ви­ко­ри­ста­н­ня клю­чо­вих слів для про­су­ва­н­ня веб-сай­тів. При цьо­му веб-сайт ви­ко­ри­сто­вує імідж та ді­ло­ву ре­пу­та­цію пра­во­вла­сни­ка, ство­рю­ю­чи хи­бний зв’язок з офі­цій­ни­ми дистриб’юто­ра­ми або вза­га­лі ви­кли­кає плу­та­ни­ну сто­сов­но то­го, хто про­дає то­вар в ін­тер­нет-ма­га­зи­ні – ви­ро­бник (офі­цій­ний пред­став­ник) чи осо­ба, яка здій­снює пе­ре­про­даж то­ва­ру.

Ще біль­шої шко­ди вла­сни­ку ТМ мо­же зав­да­ти ви­ко­ри­ста­н­ня ТМ при по­шу­ко­вій опти­мі­за­ції сай­ту, на яко­му, окрім ори­гі­наль­ної про­ду­кції пра­во­вла­сни­ка, про­да­ю­ться то­ва­ри кон­ку­рен­тів. Ко­ли по­тен­цій­ний по­ку­пець в по­шу­ко­вих си­сте­мах ме­ре­жі Ін­тер­нет за­зна­чає, на­при­клад, «Brada», «одяг Brada» то­що, то зав­дя­ки SEO сай­ти ін­тер­нет-ма­га­зи­нів, які здій­сню­ють пе­ре­про­даж, зокре­ма одя­гу ТМ Brada, зна­хо­дя­ться з-по­між пер­ших в ре­зуль­та­тах по­шу­ку. От­же, від­ві­ду­ю­чи веб-сай­ти та­ких ін­тер­нет-ма­га­зи­нів та озна­йом­лю­ю­чись з ши­ро­ким асор­ти­мен­том то­ва­рів ін­ших ви­ро­бни­ків, по­ку­пець мо­же

сприйня­ти та­кий то­вар як аль­тер­на­ти­ву то­ва­рам ТМ Brada.

На на­ше пе­ре­ко­на­н­ня, пе­ре­лі­че­ні ви­ди ви­ко­ри­ста­н­ня ТМ є одно­зна­чним по­ру­ше­н­ням прав на ТМ, оскіль­ки во­ни охо­ро­ня­ю­ться за­ко­ном окре­мо. Та­кі дії по­ру­шу­ють не ли­ше пра­ва ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті, а й ціл­ком тя­гнуть на не­до­бро­со­ві­сну кон­ку­рен­цію.

А як же прин­цип ви­чер­па­н­ня?

Ви­щий го­спо­дар­ський суд України у По­ста­но­ві від 20.10.2015 р. у спра­ві №904/2029/15 (сво­го ро­ду єди­ній) за­зна­чив, що в Укра­ї­ні діє між­на­ро­дний прин­цип ви­чер­па­н­ня прав вла­сни­ка, від­по­від­но до яко­го пра­во вла­сни­ка за­бо­ро­ня­ти ви­ко­ри­ста­н­ня ТМ ви­чер­пу­є­ться пі­сля про­да­жу то­ва­ру в будь-яко­му ви­пад­ку, не­за­ле­жно від то­го, в якій з кра­їн то­вар бу­ло вве­де­но в ци­віль­ний обіг.

З огля­ду на це рі­ше­н­ня, су­до­ва пра­кти­ка пі­шла шля­хом за­сто­су­ва­н­ня до спір­них пра­во­від­но­син між­на­ро­дно­го прин­ци­пу ви­чер­па­н­ня. Та чи су­пе­ре­чать на­ші мір­ку­ва­н­ня на­ве­де­но­му рі­шен­ню? Ми вва­жа­є­мо, що жо­дним чи­ном не су­пе­ре­чать.

До­ціль­но звер­ну­ти ува­гу на фор­му­лю­ва­н­ня нор­ми ч. 6 ст. 16 За­ко­ну України «Про за­хист прав на зна­ки для то­ва­рів і по­слуг», на яку по­си­ла­є­ться Ви­щий го­спо­дар­ський суд України: ви­клю­чне пра­во вла­сни­ка сві­до­цтва за­бо­ро­ня­ти ін­шим осо­бам ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти без йо­го зго­ди за­ре­є­стро­ва­ний знак не по­ши­рю­є­ться, зокре­ма, на ви­ко­ри­ста­н­ня зна­ку для то­ва­ру, вве­де­но­го під цим зна­ком у ци­віль­ний обіг вла­сни­ком сві­до­цтва чи за йо­го зго­дою.

У зга­да­ній ви­ще спра­ві тор­го­ва мар­ка, яку на­ма­гав­ся за­хи­сти­ти по­зи­вач, не бу­ла за­ре­є­стро­ва­на для охо­ро­ни мар­ке­тин­го­вих по­слуг, вклю­ча­ю­чи ви­ко­ри­ста­н­ня в ін­тер­нет-ма­га­зи­нах (35 клас то­що), до то­го ж від­по­від­ач під­твер­див ви­ко­ри­ста­н­ня ТМ ви­клю­чно для іден­ти­фі­ка­ції ви­ро­бни­ка від­по­від­но­го то­ва­ру при про­да­жу.

На­то­мість, мо­ва йде про са­мо­стій­не ви­ко­ри­ста­н­ня зна­ку для ді­яль­но­сті з мар­ке­тин­гу та ін­тер­не­тре­кла­ми ре­сур­сів, що ре­а­лі­зу­ють ши­ро­кий асор­ти­мент то­ва­ру.

Ці­ка­во, що адмі­ні­стра­тив­ні су­ди чі­тко роз­ме­жо­ву­ють ви­ко­ри­ста­н­ня зна­ку для то­ва­рів і по­слуг на то­ва­рі та при ор­га­ні­за­ції про­да­жу та­ко­го то­ва­ру. Так, у спо­рі суб’єкта під­при­єм­ни­цтва з ми­тни­цею що­до не­об­хі­дно­сті вра­хо­ву­ва­ти су­му ро­ял­ті при ви­зна­чен­ні ми­тної вар­то­сті то­ва­ру, Ви­щий адмі­ні­стра­тив­ний суд роз­ме­жу­вав два ви­ди ви­ко­ри­ста­н­ня (а от­же, і обов’язок вклю­чи­ти до ми­тної вар­то­сті ро­ял­ті) – ко­ли ви­ко­ри­ста­н­ня ТМ без­по­се­ре­дньо сто­су­є­ться про­да­жу вве­зе­но­го то­ва­ру та ко­ли ви­ко­ри­ста­н­ня ТМ сто­су­є­ться оформ­ле­н­ня місць та­ко­го про­да­жу (35 клас Ніц­цької кла­си­фі­ка­ції) – Спра­ва №2а-13420/12/2670. Це до­да­тко­во під­твер­джує ви­слов­ле­ну по­зи­цію.

От­же, не вда­ю­чись до су­пе­ре­чли­вих аспе­ктів прин­ци­пу ви­чер­па­н­ня в Укра­ї­ні, в си­ту­а­ції, ко­ли від­бу­ва­є­ться ви­ко­ри­ста­н­ня зна­ків не для то­ва­рів, що бу­ли вве­де­ні в обіг, а для при­вер­не­н­ня ува­ги до веб-ре­сур­су та йо­го про­су­ва­н­ня за­га­лом, прин­цип ви­чер­па­н­ня не під­ля­гає за­сто­со­ву­ван­ню.

Чи пра­цює це в Укра­ї­ні?

Якщо го­во­ри­ти про пра­кти­ку, то спо­ри, які роз­гля­да­ю­ться су­да­ми, як пра­ви­ло, сто­су­ю­ться або ви­ко­ри­ста­н­ня ТМ на не­о­ри­гі­наль­ній про­ду­кції, або пов’яза­ні з по­ру­ше­н­ням до­го­вір­них від­но­син що­до ви­ко­ри­ста­н­ня ТМ. При­чи­ною та­ко­го ста­ну ре­чей мо­же бу­ти не­о­бі­зна­ність з під­хо­дом, опи­са­ним у цій стат­ті, а та­кож об­ґрун­то­ва­ні сум­ні­ви в то­му, що в Укра­ї­ні та­кі пра­ва вза­га­лі мо­жуть бу­ти успі­шно за­хи­ще­ні.

Однак 03.08.2017 р. Львів­ський апе­ля­цій­ний го­спо­дар­ський суд у спра­ві №914/2509/16 прийняв уні­каль­не рі­ше­н­ня, яким під­твер­див, що ви­ко­ри­ста­н­ня тор­го­вої мар­ки без від­по­від­но­го до­зво­лу, з ме­тою ре­кла­му­ва­н­ня ді­яль­но­сті ін­тер­нет-ма­га­зи­ну та про­по­ну­ва­н­ня на­віть ори­гі­наль­но­го то­ва­ру, є не­за­кон­ним.

Суд апе­ля­цій­ної ін­стан­ції ді­йшов та­ко­го ви­снов­ку: «Ро­змі­ще­н­ня ТМ на веб-сай­ті з ме­тою ре­кла­ми є ви­клю­чною ком­пе­тен­ці­єю пра­во­вла­сни­ка, про що свід­чить ре­є­стра­ція ТМ за кла­сом 35 Ніц­цької кла­си­фі­ка­ції, від­так для вчи­не­н­ня ін­шою осо­бою дій що­до та­ко­го ви­ко­ри­ста­н­ня не­об­хі­дним є отри­ма­н­ня від­по­від­но­го до­зво­лу. При­дба­н­ня то­ва­ру ав­то­ма­ти­чно не ство­рює пра­во роз­мі­щу­ва­ти на веб-сай­ті ре­кла­му то­ва­ру, оскіль­ки за­зна­че­не є окре­мим ви­дом ви­ко­ри­ста­н­ня ТМ, а то­му під­ста­ви за­сто­су­ва­н­ня прин­ци­пу ви­чер­па­н­ня пра­ва від­су­тні».

Тоб­то суд під­твер­див по­зи­цію по­зи­ва­ча і роз­ме­жу­вав пра­во­ву охо­ро­ну ТМ, яка на­не­се­на на то­вар, та ТМ, яка ви­ко­ри­сто­ву­є­ться окре­мо від то­ва­ру з ме­тою ре­кла­му­ва­н­ня.

Та­ка по­зи­ція є ло­гі­чною, іна­кше ко­жна осо­ба мо­же при­дба­ва­ти один то­вар ви­ро­бни­цтва ві­до­мої тор­го­вої мар­ки та, по­си­ла­ю­чись на прин­цип ви­чер­па­н­ня прав вла­сни­ка сві­до­цтва, ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти ТМ, ре­кла­му­ю­чи свою ді­яль­ність із про­да­жу ши­ро­ко­го асор­ти­мен­ту то­ва­рів.

За­мість ви­снов­ку

За­зна­че­не су­до­ве рі­ше­н­ня, що на­бу­ло чин­но­сті, мо­же за­по­ча­тку­ва­ти но­ву тен­ден­цію в су­до­вій пра­кти­ці й да­ти по­штовх ефе­ктив­но­му за­хи­сту прав на ТМ в укра­їн­сько­му ін­тер­не­т­про­сто­рі. Во­дно­час та­ка пра­кти­ка ди­сци­плі­нує ін­тер­нет-тор­гів­лю, най­біль­ші грав­ці якої ма­ли б упо­ряд­ку­ва­ти ви­ко­ри­ста­н­ня ТМ ві­до­мих брен­дів, пред­став­ле­них в Укра­ї­ні. Зви­чай­но, ме­жа ви­ко­ри­ста­н­ня ТМ при про­по­ну­ван­ні є ду­же оці­но­чною, а про­цес до­ка­зу­ва­н­ня в ни­ні­шніх про­це­су­аль­них умо­вах не най­лег­ший. От­же, по­жи­ве­мо – по­су­ди­мо­ся.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.