До­ве­де­н­ня зби­тків за не­за­кон­не ви­ко­ри­ста­н­ня тор­го­вель­ної мар­ки

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА - Іла­ріо­нІ і ТОМАРОВ,ТОМАРОВ ра­дник ЮФ «Ва­силь Кі­сіль і Пар­тне­ри» ТМ)

Су­до­ва пра­кти­ка роз­гля­ду спо­рів про по­ру­ше­н­ня прав на тор­го­вель­ну мар­ку (да­лі – свід­чить про те, що на­віть вста­но­вив­ши факт не­за­кон­но­го ви­ко­ри­ста­н­ня, суд від­мов­ляє у стя­гнен­ні зби­тків. Най­по­пу­ляр­ні­ші при­чи­ни для від­мо­ви: не до­ве­де­н­ня роз­мі­ру зби­тків і не до­ве­де­н­ня при­чи­но-на­слід­ко­во­го зв'яз­ку між ви­ко­ри­ста­н­ням зна­ка та упу­ще­ною ви­го­дою.

Це си­гнал по­тен­цій­но­му по­ру­шни­ку – де­шев­ше ско­пі­ю­ва­ти ТМ, ніж не по­ру­шу­ва­ти пра­ва вла­сни­ка зна­ка. Якщо шан­си вла­сни­ка ТМ стя­гну­ти зби­тки у роз­мі­рі, на­бли­же­но­му до ре­аль­но­го, мі­зер­ні, це сти­му­лює вчи­ня­ти та про­дов­жу­ва­ти по­ру­ше­н­ня.

Ви­ко­ри­ста­н­ня чу­жої ТМ – це збіль­ше­н­ня до­хо­ду по­ру­шни­ка, який не спла­чує ро­ял­ті за ви­ко­ри­ста­н­ня чу­жо­го зна­ка та не не­се ви­тра­ти на ство­ре­н­ня вла­сної ТМ, її по­пу­ля­ри­за­цію і про­су­ва­н­ня, на­то­мість ко­ри­сту­є­ться вже ві­до­мим спо­жи­ва­чам по­зна­че­н­ням, до яко­го є по­зи­тив­не став­ле­н­ня. На­шій су­до­вій пра­кти­ці ві­до­мі три ва­рі­ан­ти ви­зна­че­н­ня роз­мі­ру упу­ще­ної ви­го­ди:

• ви­тра­ти, які пра­во­вла­сник по­ніс у зв'яз­ку зі вста­нов­ле­н­ням фа­кту пра­во­по­ру­ше­н­ня та йо­го при­пи­не­н­ням, втра­ти ча­сти­ни рин­ку збу­ту, по­ку­пців, лі­цен­зі­а­тів;

• до­хід, отри­ма­ний по­ру­шни­ком від ре­а­лі­за­ції то­ва­ру з ви­ко­ри­ста­н­ням ТМ пра­во­вла­сни­ка;

• до­хід, від «не­укла­де­но­го» лі­цен­зій­но­го до­го­во­ру: як­би по­ру­шник по­во­див се­бе до­бро­со­ві­сно з до­три­ма­н­ня за­ко­но­дав­ства, то для ви­ко­ри­ста­н­ня ТМ уклав би з її вла­сни­ком лі­цен­зій­ний до­го­вір і ви­пла­тив би ви­на­го­ро­ду, то­му мо­жли­ва (спра­ве­дли­ва) лі­цен­зій­на ви­на­го­ро­да вва­жа­є­ться упу­ще­ною ви­го­дою.

Зба­га­че­н­ня по­тер­пі­ло­го чи сти­му­лю­ва­н­ня по­ру­шни­ка?

Зби­тки від­шко­до­ву­ю­ться в пов­но­му об­ся­зі (ст. 22 ЦКУ), але від­шко­ду­ва­н­ня зби­тків не мо­же бу­ти спря­мо­ва­не на зба­га­че­н­ня по­тер­пі­ло­го, він не по­ви­нен отри­ма­ти біль­ше, ніж міг би ма­ти, як­би пра­во­по­ру­ше­н­ня не від­бу­ло­ся.

Якщо не­за­кон­не ви­ко­ри­ста­н­ня зна­ка від­бу­ло­ся що­до то­ва­рів, вла­сник за­сто­со­вує під­хід, схва­ле­ний По­ста­но­вою ВГСУ №12 від 17.10.2012 р. для ав­тор­сько­го пра­ва: оди­ни­ця кон­тра­фа­ктно­го то­ва­ру ви­ті­сняє з рин­ку оди­ни­цю ори­гі­наль­но­го то­ва­ру. Ро­змір об­чи­слю­є­ться за одним із двох ва­рі- ан­тів: за вар­ті­стю кон­тра­фа­ктно­го то­ва­ру або за вар­ті­стю ори­гі­наль­но­го то­ва­ру. Для цьо­го не­об­хі­дно ма­ти до­ка­зи що­до кіль­ко­сті про­да­ної спо­жи­ва­чам про­ду­кції з не­за­кон­ним ви­ко­ри­ста­н­ням ТМ. По­ру­шник не по­спі­шає на­да­ти цю ін­фор­ма­цію, а вла­сни­ми си­ла­ми ду­же скла­дно зі­бра­ти на­ле­жні й до­ста­тні до­ка­зи.

Стан­дарт до­ве­де­н­ня упу­ще­ної ви­го­ди май­же не­д­ося­жний: по­зи­ва­чу не­об­хі­дно до­ве­сти, що до­хід на­справ­ді мав би бу­ти отри­ма­ний пра­во­вла­сни­ком, як­би не дії пра­во­по­ру­шни­ка. Згі­дно зі стан­дар­том до­ве­де­н­ня упу­ще­ної ви­го­ди, по­зи­вач має до­ве­сти, що осо­би, які про­да­ва­ли кон­тра­факт, дій­сно від­мо­ви­ли­ся ку­пу­ва­ти у ньо­го то­вар, оскіль­ки по­ру­шник за­про­по­ну­вав більш ви­гі­дні умо­ви.

Окрім то­го, по­ру­шник не зав­жди на­но­сить знак на то­вар, який ви­го­тов­ляє вла­сник ТМ. По­ру­шни­ки ви­га­дли­ві, то­му під ві­до­мим брен­дом мо­жуть за­пу­сти­ти ін­ший вид то­ва­рів. От­же, ме­тод ви­ті­сне­н­ня ори­гі­наль­но­го то­ва­ру не під­хо­дить.

Чи по­збав­ляє це вла­сни­ка ТМ пра­ва стя­гну­ти упу­ще­ну ви­го­ду, на­віть якщо він не ви­ро­бляє і не про­дає то­ва­ри/по­слу­ги, які про­дає по­ру­шник? Сві­то­ва пра­кти­ка за­сто­со­вує ін­ші спосо­би ви­зна­чен- ня роз­мі­ру упу­ще­ної ви­го­ди: до­хід по­ру­шни­ка та гі­по­те­ти­чне ро­ял­ті.

Якщо по­гля­ну­ти на по­слу­ги, си­ту­а­ція ще скла­дні­ша, адже ви­мі­ря­ти об­сяг по­слуг, на­да­них під чу­жою тор­го­вель­ною мар­кою, май­же не­мо­жли­во. Чи не єди­ною ре­ле­ван­тною прив’ яз­кою мо­же бу­ти об­сяг про­да­но­го то­ва­ру при на­дан­ні по­слу­ги. Мо­ва йде про ви­ко­ри­ста­н­ня зна­ка у сфе­рі тор­гів­лі (на­при­клад, фун­кціо­ну­ва­н­ня роз­дрі­бно­го ма­га­зи­на чи ді­яль­ність опто­во­го ди­ле­ра).

Якщо по­ру­шник про­дає пев­ний вид то­ва­рів, по­зна­ча­ю­чи не се­бе (оскіль­ки це фір­мо­ве най­ме­ну­ван- ня), а свої по­слу­ги в ко­мер­цій­но­му обі­гу чу­жим зна­ком, то отри­ма­ний по­ру­шни­ком від ці­єї ді­яль­но­сті до­хід має бу­ти основ­ною для об­чи­сле­н­ня роз­мі­ру зби­тків.

До­хід, який отри­мав по­ру­шник у ре­зуль­та­ті не­за­кон­но­го ви­ко­ри­ста­н­ня ТМ

У Фран­ції, Іта­лії, Бель­гії, Іспа­нії, Ні­меч­чи­ні та Ав­стрії стя­гне­н­ня до­хо­ду по­ру­шни­ка у спра­вах про за­хист ви­клю­чних прав ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті є зви­чай­ною пра­кти­кою. В Гер­ма­нії 75% всіх по­зо­вів про по­ру­ше­н­ня ви­клю­чних прав – це по­зо­ви про ви­тре­бу­ва­н­ня не­за­кон­но­го до­хо­ду по­ру­шни­ка.

Ети­чний аспект під­хо­ду ба­зу­є­ться на прин­ци­пі не­при­пу­сти­мо­сті зба­га­че­н­ня від вчи­не­н­ня пра­во­по­ру­ше­н­ня. В еко­но­мі­чно­му аспе­кті він спря­мо­ва­ний на по­збав­ле­н­ня по­ру­шни­ка сти­му­лів до вчи­не­н­ня пра­во­по­ру­ше­н­ня. Якщо по­тен­цій­ний по­ру­шник ро­зу­мі­ти­ме, що вся ви­го­да, отри­ма­на від по­ру­ше­н­ня, бу­де ві­ді­бра­на, сти­му­ли для вчи­не­н­ня по­ру­ше­н­ня ма­ють зни­кну­ти.

Якщо осо­ба, яка по­ру­ши­ла пра­во, одер­жа­ла у зв’ яз­ку з цим до­хо­ди, ро­змір упу­ще­ної ви­го­ди на ко­ристь по­тер­пі­ло­го не мо­же бу­ти мен­шим від до­хо­дів, одер­жа­них по­ру­шни­ком (ст. 22 ЦКУ). Ця нор­ма

за­крі­плює уні­вер­саль­не за­сто­су­ва­н­ня disgorgement of profits та за­по­зи­че­на з ЦК Ні­дер­лан­дів.

Тор­го­вель­на мар­ка не­се спо­жи­ва­чу ін­фор­ма­цію про які­сні ха­ра­кте­ри­сти­ки то­ва­ру та йо­го ви­ро­бни­ка. Ро­змір упу­ще­ної ви­го­ди не по­ви­нен бу­ти мен­шим, ніж до­хід по­ру­шни­ка від ре­а­лі­за­ції то­ва­ру. Він має ви­зна­ча­ти­ся з ура­ху­ва­н­ням ро­зум­них ви­трат ( ви­тра­ти на про­су­ва­н­ня то­ва­ру на рин­ку, рек ла­му­ва­н­ня ТМ, роз­роб­ка ети­ке­ток та упа­ков­ки, спон­сор­ські актив­но­сті).

Стя­гне­н­ня упу­ще­ної ви­го­ди в Укра­ї­ні, як пра­ви­ло, має дві пе­ре­шко­ди: об­чи­сле­н­ня роз­мі­ру і стан­дарт до­ве­де­н­ня при­чин­но-на­слід­ко­во­го зв’яз­ку. Остан­ній ви­гля­дає та­ким чи­ном: по­зи­вач по­ви­нен пе­ре­ко­на­ти суд, що зро­бив усе мо­жли­ве, щоб отри­ма­ти та­ку ви­го­ду, але єди­ним, хто пе­ре­шко­див йо­му, був від­по­від­ач.

Ви­ко­на­ти та­кий стан­дарт над­зви­чай­но скла­дно, оскіль­ки при­чин­но- на­слід­ко­вий зв' язок – це ши­ро­ке яви­ще, яке опи­су­є­ться здо­ро­вим глу­здом та об­ґрун­то­ву­є­ться ло­гі­чни­ми зв’яз­ка­ми.

На­то­мість при­чин­но-на­слід­ко­вий зв'язок має бу­ти до­ве­де­ний з ро­зум­ним сту­пе­нем до­сто­вір­но­сті. Мо­жли­во, вар­то по­лег­ши­ти стан­дарт до­ве­де­н­ня і вста­но­ви­ти пре­зум­пцію зв’яз­ку між по­ру­ше­н­ням та зби­тка­ми, якщо во­ни за­зви­чай ви­ни­ка­ють у та­кій си­ту­а­ції, а ро­змір до­зво­ли­ти об­чи­слю­ва­ти ві­ро­гі­дно, пе­ре­кла­да­ю­чи на від­по­від­а­ча тя­гар спро­сту­ва­н­ня.

Від­по­від­ач во­ло­діє да­ни­ми про свою ко­мер­цій­ну ді­яль­ність. Якщо він отри­мав не­зна­чний до­хід від ре­а­лі­за­ції кон­тра­фа­ктних то­ва­рів чи на­да­н­ня по­слуг під чу­жою ТМ, йо­му лег­ше спро­сту­ва­ти ар­гу­мен­ти по­зи­ва­ча.

Гі­по­те­ти­чне ро­ял­ті (reasonable royalty damage)

Ви­ко­ри­ста­н­ня ТМ ге­не­рує до­хід ( опо­се­ред­ко­ва­ний – че­рез збіль­ше­н­ня про­да­жів то­ва­ру, або пря­мий – че­рез на­да­н­ня пла­тної лі­цен­зії на ви­ко­ри­ста­н­ня тре­тій осо­бі), то­му ме­тод гі­по­те­ти­чно­го ро­ял­ті є роз­по­всю­дже­ним. Цей ме­тод за­сто­со­ву­є­ться в США та єв­ро­пей­ських кра­ї­нах, а най­сві­жі­ший прик лад – Іта­лія.

У ст. 125 За­ко­ну про про­ми­сло­ву вла­сність вка­за­но, що суд по­ви­нен вра­ху­ва­ти всі ва­жли­ві об­ста­ви­ни: не­га­тив­ні еко­но­мі­чні на­слід­ки (в то­му чи­слі упу­ще­ну ви­го­ду вла­сни­ка по­ру­ше­них прав); ви­го­ду, отри­ма­ну по­ру­шни­ком; не­ма­те­рі­аль­ні зби­тки ( шко­да ре­пу­та­ції ком­па­нії та брен­ду).

Упу­ще­на ви­го­да вла­сни­ка зна­ка чи па­тен­ту не мо­же бу­ти мен­шою, ніж ро­змір ро­ял­ті, який по­ру­шник мав би спла­ти­ти для отри­ма­н­ня лі­цен­зії на ви­ко­ри­ста­н­ня об’єкта.

Вер­хов­ний суд Іта­лії у ве­ре­сні 2017 р. стя­гнув з осо­би, яка про­да­ва­ла то­вар з ви­ко­ри­ста­н­ням па­тен- ту, гі­по­те­ти­чне ро­ял­ті, яке на дум­ку су­ду, спла­тив би по­ру­шник, як­би уклав з вла­сни­ком лі­цен­зій­ний до­го­вір (дже­ре­ло: WIPR (https://www. worldipreview. com/ contributedarticle/ italy- jurisdiction- reportcalculating-reasonable-royalties).

Най­ближ­чою успі­шною ві­тчи­зня­ною ана­ло­гі­єю є По­ста­но­ва Вер- хов­но­го су­ду Укра­ї­ни від 14.09.2016 р. у спра­ві №703/5377/14 (http://reyestr. court. gov. ua/ Review/ 62058420). Вла­сник зе­мель­ної ді­лян­ки по­дав по­зов про стя­гне­н­ня упу­ще­ної ви­го­ди у роз­мі­рі 583 705 грн, то­му що не міг укла­сти з ін­шою осо­бою до­го­вір орен­ди, оскіль­ки від­по­від­ач ко­ри­сту­вав­ся зе­мель­ною ді­лян­кою без на­ле­жної до­ку­мен­та­ції.

Вер­хов­ний суд Укра­ї­ни вка­зав, що ко­ри­сту­вач зе­мель­ною ді­лян­кою без пра­вов­ста­нов­лю­ю­чих до­ку­мен­тів по­збав­ляє орен­до­дав­ця пра­ва одер­жа­ти до­хід у ви­гля­ді орен­дної пла­ти за зем­лю, який він міг би отри­му­ва­ти, як­би йо­го пра­во не бу­ло по­ру­ше­но.

Іден­ти­чна си­ту­а­ція тра­пи­ла­ся з ви­ко­ри­ста­н­ня ТМ без зго­ди вла­сни­ка. По­ру­шник, ви­ко­ри­сто­ву­ю­чи ТМ без зго­ди вла­сни­ка, по­збав­ляє йо­го пра­ва одер­жа­ти до­хід у ви­гля­ді лі­цен­зій­но­го пла­те­жу, який він міг би отри­му­ва­ти, як­би йо­го пра­во на­да­ва­ти зго­ду не бу­ло по­ру­ше­но.

Ро­змір і вид зби­тків за­ле­жить від по­ру­ше­н­ня та ві­до­мо­сті зна­ка. Два най­гір­ші на­слід­ки, які мо­жуть на­ста­ти для вла­сни­ка ТМ пі­сля про­да­жу під­ро­бок: спо­жи­ва­чі втра­тять ло­яль­ність до брен­ду і пе­ре­ста­нуть йо­го ку­пу­ва­ти че­рез низь­ку якість; знак втра­тить роз­рі­зняль­ну зда­тність че­рез те, що кіль­ка осіб бу­дуть одно­ча­сно йо­го ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти, то­му спо­жи­вач не асо­ці­ю­ва­ти­ме бренд з кон­кре­тним ви­ро­бни­ком. Ду­же скла­дно уяви­ти, що укра­їн­ський суд за­хо­че оці­ни­ти та стя­гну­ти зби­тки, зав­да­ні на­ста­н­ням ви­ще­опи­са­них на­слід­ків.

Однак це має мо­ти­ву­ва­ти юри­стів що­ра­зу до­во­ди­ти: якщо факт по­ру­ше­н­ня (не­за­кон­но­го ви­ко­ри­ста­н­ня ТМ) вста­нов­ле­но, зби­тки ма­ють бу­ти від­шко­до­ва­ні, на­віть якщо їх важ­ко ви­зна­чи­ти.

Стя­гне­н­ня упу­ще­ної ви­го­ди в Укра­ї­ні, як пра­ви­ло, має кіль­ка пе­ре­шкод

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.