Due Diligence e Proprietà Industriale
Diritti IP: operazioni straordinarie, cessioni e joint development agreement
Cos’è la Due Diligence Industriale
Quando parliamo di due diligence ci riferiamo ad un’operazione di verifi ca complessa che può interessare varie aree aziendali, da quella societaria tout court a quella lavoristica, finanziaria, nonchè a quella relativa agli asset di proprietà industriale. La due diligence industriale è a tutti gli effetti la Cenerentola di siffatte indagini e viene normalmente attivata nelle operazioni straordinarie e ordinarie quali fusioni, acquisizioni, cessioni societarie, richiesta di fi nanziamenti bancari con rilascio di pegno su titoli di proprietà industriale, operazioni di private equity, acquisto di azioni da parte di investitori, ovvero cessioni o acquisizioni di rami di azienda, acquisti o anche mere licenza d’uso di marchi registrati e non, brevetti, modelli, know- how, nonchè operazioni di co- marketing ovvero joint development agreement.
A cosa serve la Due Diligence in materia di IP
Una due diligence correttamente condotta consente di stabilire per l’acquirente il prezzo dell’acquisizione di un titolo di IP o di un ramo di azienda comprendente un titolo di IP, l’effettiva titolarità del diritto in capo al cedente, quali rischi corre un licenziatario nell’uso del diritto licenziato, se e quanto conviene investire in una società titolare di una privativa, poiché consente di verifi care “lo stato di salute” dei titoli, evidenziando punti di forza e punti di debolezza.
Cosa bisogna verifi care nell’ambito di una Due Diligence, ad esempio, relativa ad un marchio
Consideriamo un marchio adottato da una persona giuridica, costituito da una dicitura grafi camente caratterizzata. Il soggetto interessato all’acquisizione, dovrà verifi care se lo stesso è stato creato all’interno dell’azienda, visionando tutta la documentazione utile a accertare l’effettiva disponibilità del diritto di marchio in capo al cedente. Detta disamina comporterà accertamenti su eventuali diritti di terzi, anche di diversa natura, sull’elemento denominativo ovvero sull’elemento grafi co del marchio, se quest’ultimo è forte o debole e, quindi, se deve coesistere con altri segni sul mercato, se la coesistenza comporti potenziali confl itti, se il marchio è stato oggetto di uso diretto o indiretto, nonché se è in vigore. Altre indagini potrebbero consentire di verifi care se il marchio è stato registrato in tutti i Paesi in cui è stato posto in uso, se sono disponibili le prove di effettivo utilizzo, se il marchio è stato usato in modo decettivo. Ma non solo, in ipotesi di passaggi di titolarità o modifi che relative al titolare, sarà necessario investigare la corretta trascrizione e/ o annotazione, a seconda dei casi, dei trasferimenti e/ o delle modifi che in parola. Generalmente, viene redatta una specifi ca checklist e creata una virtual data room nell’ambito della quale vengono fatti confl uire i documenti per procedere alle verifi che del caso.
Quindi la Due Diligence può riguardare tutti i diritti di Proprietà Industriale
La Due Diligence può riguardare tutti diritti, titolati e non. Pensiamo all’acquisizione di un segreto industriale, l’indagine dovrà riguardare l’adozione da parte del cedente delle misure di sicurezza poste a tutela del segreto, nonché verifi care per quanto possibile che il cedente non abbia divulgato il segreto. Laddove si tratti di brevetto, diritto titolato, dovrà essere resa disponibile una prior art search, nonché dovranno essere raccolte le informazioni relative all’inventore.