Un signo renombrado no evita la confusión entre marcas
El fallo da la razón a la Oficina de Propiedad Intelectual comunitaria
La práctica frecuente en el sector de la moda de presentar una marca con diferentes configuraciones contribuye a que pueda darse riesgo de confusión entre las marcas, según determina el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE), de 26 de marzo de 2020.
El ponente, el magistrado Virgilijus Valanius, considera que los signos presentan similitudes a nivel gráfico y fonético, habida cuenta de la presencia de los elementos denominativos le sac, de Giorgio Armani, y lesac, de un empresario madrileño, que son casi idénticos a nivel gráfico y que se pronuncian del mismo modo, por lo que los elementos diferenciadores no impiden que el público pertinente tenga la impresión de que esos signos, globalmente considerados, presentan un grado medio de similitud a nivel gráfico y fonético.
José Carlos Erdozain, abogado y of counsel de Pons IP, explica que “estamos ante un supuesto en el que la existencia de una marca anterior puede entorpecer, si no impedir, la concesión de una solicitud de marca que coincida con aquella”.
“Poco importa que se pretenda esquivar el riesgo de confusión incluyendo en la marca solicitada otro signo que sí tenga renombre, puesto que siempre queda el riesgo de asociación, que es una forma de riesgo de confusión”, dice el letrado.
En efecto, una táctica que puede tentar al solicitante de una marca que coincida con otra anterior es incluir algún elemento mediante el que se pretenda impedir el riesgo de confusión que actúa como impedimento legal para la concesión de la marca solicitada. Sin embargo, “incluso en esos casos, el hecho de reproducir en el signo solicitado la marca anterior ya registrada no excluye el riesgo de confusión. El hecho de incluir el signo renombrado en el signo solicitado no impediría considerar, más bien lo contrario, el riesgo de asociación con la marca anterior, lo que permitiría dar por acreditado, como decimos, el riesgo de confusión”, concluye.